Comment formaliser la licence de mes titres de propriété industrielle ?

Situation

 

Vous êtes titulaire d'un titre de propriété industrielle (marque, brevet, dessin et modèle) et un tiers vous fait part de son souhait d'en obtenir un droit d'usage pour les besoins de son activité. Cette situation implique que, tout en conservant la propriété de vos droits, vous allez concéder à un tiers un droit d'exploitation.

 

> Exemple 1 : vous disposez d'un brevet et une société tierce souhaite commercialiser le produit breveté.

 

> Exemple 2 : vous avez déposé une marque pour des services et une seconde société souhaite offrir les mêmes services tout en jouissant de l'image attachée à votre marque.

 

Réaction

Il est fondamental de procéder à la régularisation d'un contrat de licence afin de figer les droits et obligations de chacune des parties au contrat.

 

Le droit des brevets exige, à peine de nullité, la constatation de la licence par écrit. Il est cependant fondamental de procéder à la conclusion d'un contrat de licence, quel que soit le titre de propriété industrielle concerné, afin de délimiter précisément les droits du bénéficiaire de la licence et ses obligations.

 

De plus, les textes français relatifs aux dessins et modèles et marques, précisent que, pour être opposable aux tiers, la licence doit être inscrite auprès de l'INPI au registre national concerné (nota : il existe une disposition analogue en matière de brevet). Or, l'inscription nécessite la fourniture, à l'INPI, de la preuve de la licence, donc d'un contrat.


Concrètement

 

Lors de la rédaction du contrat de licence, il convient d'apporter un soin tout particulier aux clauses suivantes :

  • Le périmètre de la licence (exclusivité ou non, secteur géographique, etc.),
  • la durée de la licence (ex : un nombre d'années déterminé ou pour la durée des droits),
  • les modalités financières (minimum de redevances - forfait ou redevance sur chiffre d'affaires [progressive pour favoriser le lancement du produit  ou dégressive pour favoriser l'exploitation de masse]), audit par  le donneur de licence du respect de la clause de prix,
  • les règles applicables en cas de contrefaçon du titre,
  • les garanties données au titre de la validité du titre,
  • les conditions de résiliation,
  • la loi applicable et la juridiction compétente en cas de conflit, etc.

Because yoonozelo

La régularisation d'un contrat de licence permet d'offrir aux parties une meilleure sécurité juridique. Une licence bien négociée peut donner au licencié une forme de quasi-propriété lui permettant de bénéficier pleinement des droits concédés en licence (ex : possibilité dans le cadre d'une licence de brevet exclusive de laisser la possibilité au licencié d'agir seul en contrefaçon).


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