Licence ou cession ? Comment conférer des droits sur ma marque ?

La règle

 

Le titulaire d'une marque exploite sa marque comme il l'entend et peut, le cas échéant, accorder des droits qu'il détient sur cette dernière à des tiers par le biais d'une cession [?] ou d'une licence [?].

 

Vous êtes titulaire d'une marque et des tiers se montrent intéressés pour l'exploiter, ou vous souhaitez, de votre côté, céder votre marque.

  • Exemple 1 : vous souhaitez développer votre entreprise et votre marque en conférant des droits à des tiers qui pourront, contre rémunération, utiliser votre marque dans le cadre de leur propre activité (ex : franchise).
  • Exemple 2 : vous êtes titulaire d'une marque mais avez décidé de changer d'activité et n'en avez plus l'utilité.

Afin de sécuriser la transmission de tout ou partie de vos droits à un tiers, il convient de formaliser les accords trouvés en procédant à la rédaction d'un contrat de licence ou, selon les cas, de cession.

La cession emporte un transfert des droits du titulaire vers le tiers sans possibilité de revenir en arrière, tandis que la licence n'a pour seul effet que de conférer un droit d'exploitation à son bénéficiaire pendant une durée déterminée. La licence peut être exclusive ou non, à savoir que les droits peuvent être accordés à une seule ou plusieurs personnes.

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  • La cession de marque peut être totale ou partielle (ex : votre marque est protégée pour des vêtements et des logiciels : vous pouvez ne céder vos droits que pour une partie des produits visés par votre marque). Il en va de même du contrat de licence.
  • La cession de marque ne peut comporter de limitation territoriale, à la différence de la licence qui peut être concédée pour une zone géographique déterminée (ex : une licence pour le département du 44, et une autre pour le 85).
  • La cession de marque doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Pour la licence, l'écrit n'est pas obligatoire mais fortement recommandé.
  • Le cessionnaire de la marque doit, pour pouvoir opposer les droits qu'il détient, procéder, en France, à l'inscription de la cession auprès du Registre national des marques. A défaut, il ne pourra faire valoir ses droits. Il en va de même du licencié exclusif qui ne peut cependant agir en contrefaçon qu'après avoir mis en demeure le titulaire des droits de le faire, sans réaction. Le licencié non exclusif est, pour sa part, recevable à intervenir dans le cadre d'une action en contrefaçon pour obtenir réparation de son préjudice propre.

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Une cession ou une licence doit donner lieu à un écrit, à tout le moins, dans le cas de la licence, pour pouvoir procéder à une inscription auprès de l'INPI. En effet, inscrire votre contrat auprès de l'INPI permet de rendre vos droits opposables aux tiers.


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